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美国专利保护指引—司法保护

标签: 专利概述 2025-05-02 

  在专利权的有效期内,任何人未经权利人的许可而利用专利权所覆盖的发明都是侵权。其中的利用,可以是制造、使用、销售、许诺销售和进口等等行为。而且每一个行为,如制造、使用、销售、许诺销售或进口,都可能构成单独的侵权。例如,仅仅制造但没有使用或者销售是侵权,仅仅使用但没有制造或者销售,销售而没有制造或使用,以及进口而没有制造、使用等等,都构成单独的侵权行为,此外,帮助或主动诱导上述直接侵权行为的行为也构成专利侵权。权利人可以在哪个环节上主张权利,或者愿意在哪个环节上主张权利,包括侵权人在内的他人都无权干预。

  在美国,专利侵权的救济措施通常包括民事诉讼、边境措施、仲裁、调解、和解等。

  需要注意的是,与中国不同,美国专利侵权不涉及刑事责任。故而在美专利诉讼以民事诉讼为主,其常见选项包括宣告性判决、金钱判决、禁令等。对于专利诉讼将在后续部分重点讲解,此处暂不赘述。

  美国法院承认对侵权和有效性问题进行的仲裁,并将在专利许可中执行仲裁条款。美国专利局也承认关于已发布专利有效性的仲裁裁决。此外,虽然提交仲裁的专利纠纷相对较少,但仲裁在跨国公司之间的大量专利纠纷中发挥了关键作用。相较于诉讼而言,仲裁在审理速度、诉讼成本和诉讼可确定性上独具优势。

  在美国,上诉法院对仲裁裁决的审查非常有限,而独立的仲裁机构则可以提供某种形式的上诉审查。例如,美国仲裁协会有可选上诉仲裁规则,允许当事人选择同意向上诉法庭提交仲裁裁决。

  在专利纠纷的解决中,获取胜诉裁判固然重要,却也并非评判事件本身成败的唯一指标。尤其是对于意图出海、在美国布局自身市场的中国企业而言,有时选择诉讼外的争议解决方法也不失为一条良策。介于专利诉讼所需的巨大时间与金钱成本,替代争议解决方法(Alternative Dispute Resolution,即 ADR)成为许多当事人的选择。事实上,如今许多联邦地区法院会要求当事人在审判前参与某种形式的 ADR。其中,调解是最为常见的形式。调解员既可以由当事人聘请,也可以由法院提供。

  在美国,有两种类型的成文法:美国国会制定的联邦法律以及各州制定的州法律。而调整专利诉讼的法律规范则来源更广,主要包括:州与联邦的立法、各级法院判例、行政机构规则。

  美国专利法源于美国宪法中的专利条款,该条款规定国会有权“通过在有限时间内确保发明人对其发明的专有权,来促进实用艺术的进步” 。因此,专利仅受联邦法律管辖,而州法律在专利诉讼中则几乎没有作用,除非涉诉案件的争议焦点在合同本身。规范专利的联邦法律的主要来源是美国法典第 35 篇。

  美国是一个依赖司法先例的普通法系国家。因此,联邦法院的裁决在美国专利法和诉讼中发挥着至关重要的作用,在某些情况下,通过解释宪法和联邦法规,法院还可以自行制定规则。例如,美国最高法院最先采用的“等同原则” ,就没有独立的法律依据。联邦法院对专利侵权案件拥有专属管辖权, 《联邦民事诉讼规则》 和《联邦证据规则》(Federal Rules of Evidence) 适用于这些诉讼。此外,许多地区法院制定了专门针对专利诉讼的地方性规则。

  1. 美国专利局 (USPTO) 是受托审查和颁发专利的行政机构。通过其专利审判和上诉委员会 (PTAB),它还主持各方之间的授权后程序,其中一方可以质疑另一方的专利。

  2. 美国国际贸易委员会 (USITC) 负责在边境执行专利。这些行政机构都受某一联邦法规及其自身规则的约束,这些规则必须与宪法和联邦专利法规相一致。例如,美国专利商标局发布的专利审查程序手册和联邦法规第 37 篇为专利审查员和从业人员提供了规则和程序。

  2. 联邦巡回上诉法院(自 1982 年以来对专利上诉具有专属管辖权)判例;

  美国知识产权类诉讼主要分为三个阶段,即诉答阶段( Pleadings)、证据开示阶段(Discovery)与庭审阶段(Trial)。

  诉前原告可以选择向对方发出警告函(case-and-desist letter)来对不当行为人进行警告。其通常包括两部分:其一,描述相应的不当行为并要求对方停止;其二,倘若行为继续,发信人方将采取法律措施。此类函件通常由律师撰写,用以制止对各类知识产权的侵犯,包括但不限于版权、专利、商标等。应当注意的是,警告函在知识产权诉讼中并非必要的。在对专利权人不利的情况下,警告函可能被被告作为宣告性判决的依据。

  同样,对于作为被告的企业而言,警告函也可以被视为专利诉讼的前兆。当收到警告函或许可请求时,一方面,应当立即通知己方诉讼律师告知该情况;另一方面,应当快速回应对方以示重视程度(包括但不限于表示已经收到该函;表示己方一向尊重他人知识产权;表示己方无侵权行为和必要等)。此外,许多非专利实施者( NPE)会同时向多家企业发函,但对此类信函的回复形式需要视具体情况而定。警告函时而会被作为一种商业手段使用,在收悉时,企业应当综合自身战略布局,对诉讼的时间与金钱成本作出考量,进而选择诉讼或和解等不同策略。

  美国联邦法规定,联邦地方法院对于涉及专利事务的诉讼有管辖权。美国专利侵权诉讼的一审管辖法院,为被告居住地、公司主要营业处所所在地、事故发生地或是侵权行为所在地的联邦地方法院。其中,经营场所必须满足在该区域内有实体场所、该场所系常规依法设立且属于被告三个要件,单纯的员工私宅所在地并不能纳入其中。综上,侵权人可能在任何其产品流通的联邦地方法院辖区内被起诉。对一审判决不服者,可以上诉到美国联邦巡回上诉法院;对二审判决不服者,可以上诉到美国联邦最高法院。美国联邦最高法院为专利侵权诉讼的最终上诉法院。当事人对联邦巡回上诉法院的判决仍有不服的时候,可以向美国联邦最高法院提出上诉,对于上诉到最高法院的案件,最高法院只选择它认为有必要的案件加以复审。如果最高法院没有受理,则联邦巡回上诉法院的判决为有效判决。

  此外,如果侵权商品正在进口到美国,并且专利所有人可以证明在美国存在与专利保护的物品相关的国内产业,专利所有人可以向美国国际贸易委员会(USITC) 提出投诉。美国国际贸易委员会在 30 天内来决定是否进行调查。尽管USITC 程序比法庭程序更快,但其唯一的补救措施是禁令救济。如果需要金钱赔偿,专利权人必须向联邦地区法院提起相关诉讼。

  专利诉讼程序通过起诉而开启。原告针对被告的不当行为向法院提出诉讼请求,以维护自身合法权益。对于每一场特定的诉讼而言,至少应当具备原被告双方当事人以及待解决的实质争议。

  独家被许可人。独家被许可人可以与专利所有人共同起诉专利侵权。独家被许可人只有在被授予专利的“所有实质性权利” 的情况下才能单独提起诉讼。独家被许可人无需在诉讼前注册。

  其他。共同所有人必须共同起诉专利侵权。除非共有人放弃了参加诉讼的权利,否则拒绝参加的共有人可以有效地阻止其他共有人的侵权行为。

  以往美国的专利侵权案件,原告在起诉状中只需要提供简短明了的索赔陈述,表明其有权获得救济即可。即原告拥有专利,被告已通过制造、销售和使用等行为侵犯了专利权,原告已向被告发出侵权通知并要求强制执行或金钱赔偿。然而,从2015年12月1日起,上述规则被修改,原告需要向法院提供更为详细的起诉状。尽管新规则在不断发展,但对新规则的共同解释要求起诉状中必须包含对涉诉专利的代表性权利的识别性描述以及对专利功能的描述。当法院审查发现起诉状缺乏细节性描述时,通常会退回原告并告知其进行修改后再次提交。

  但是在特定情况下,被告同样可以提起诉讼以获得宣告不侵权的判决。具体而言,如果被控侵权人已经或准备采取可能构成侵权的行为,并且专利权人的行为已经使被控侵权人有理由担心自己会被起诉侵权,那么为了消除此种不安定的状态,被指控的侵权人可以提起宣告性救济诉讼。此处的宣告性判决可以包括对不 侵 权 ( Non-Infringement ) 、 专 利 无 效 ( Invalidity ) 和 / 或 专 利 不 可 执 行(Unenforceability)的主张。

  直接侵权人,即制造、使用、销售、提供销售或进口专利发明或用专利方法制造的产品的人。

  间接侵权人,即帮助或积极诱发上述直接侵权行为的人。此类情形需要有直接侵权的存在。

  专利诉讼中,法院可以在诉讼的任何阶段变更当事人,包括主体的增加或减少。在《美国发明法案》(AIA) 施行前,某些地区法院允许所有被指控的侵权者在一个案件中合并。然而, 2011 年 9 月 16 日生效的 AIA 明确禁止合并,除非存在以下两种情况:

  根据美国宪法第三条的规定, 法院在审理案件之前必须考虑某一案件是否已发展为值得审判的争议, 即该争议必须现实存在。如果呈交联邦法院的案件仅为假设性或推测性的问题,则法院将以违反成熟原则( Ripeness)予以驳回。此外,美国法院同样不审理无实际争议的案件。如果法院认为法律程序的进一步推进对某一案件并无实际影响或仅具有学术意味的讨论价值,则该案会因诉因消失之事项(Mootness) 被驳回。

  在专利侵权诉讼中,原告可同时为多项主张。此类主张以专利侵权和不正当竞争、商业秘密并行居多。尽管如上诉讼请求彼此独立,但在同一诉讼程序中针对同一事实一并主张并不违反一事不再理等原则;相反,它一定程度上能够规避禁反言原则(Collateral Estoppel)的潜在风险。

  法院在通过审查认定原告的起诉状符合规范后,原则上应在 120 天内将起诉状副本和传票送达对方当事人,在特殊情形下该期限可以申请延长,例如:被告为外国公司、被告地址变更导致的无法完成送达、原告有特殊情况等等,但最长不得超过 180 天。通常情况下传票交由法院的法警或是专门提供送达程序服务的公司进行送达。被告收到诉状和传票后,负责送达的人应当出具并填写送达证明书,并在其内签名,用于证明完成送达程序。有了送达证明书后就意味着已经遵循法律规定完成送达程序,即代表诉讼程序的正式开始。

  此外,中国与美国均为《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》(Convention on The Service Abroad of Judicial and Extrajudical Documents in Civil or Commercial Matters, 简称《海牙送达公约》)的成员国,专利诉讼属于本条约适用的民商事案件范畴。因此,倘若美国主体对中国主体提起专利侵权诉讼,则可依照该公约送达。即先由美国法院或其他机关转送至美国驻华使领馆,旋即由该使领馆直接送交中国司法部,再由中国司法部转递给中国最高人民法院,最后再由最高人民法院交有关人民法院送达给当事人。此外,有关时限已经届满、被请求方法院专属管辖、未附有被请求方文字译本而附有英文或法文文本的,法院不能拒绝送达。但最后一种情况下,受送达人有权拒绝接收。

  被告应在收到传票后的 21 天内作出回应。216如果原告的起诉因缺乏管辖权、未能表明诉讼请求、未能列明所有必要的当事人或其他原因而存在缺陷,被告可以提出驳回原告诉讼请求的诉请。217如果被告没有提出驳回的诉请,则必须对原告诉状中的每一项请求逐条答辩。如果被告不对诉状中的指控进行否认(损害赔偿金额除外),则可构成对该指控的承认。被告可不答辩,但可能面临法院的缺席判决和赔偿原告的损失。被告对于原告也可以提出反诉( Counterclaim)或向其他被告提出交叉诉讼( Crossclaim),此时应当将这些反诉一并放在答辩状中。

  在被告答辩后(针对原起诉状中的起诉)及原告也答辩(如果被告答辩时提出了反诉)后,法院会召集双方律师进行审前会议。审前会议的主要目的在于对正式诉讼程序的进度进行安排以及探询本案当事人是否有和解的可能性。在该会议中法官会以裁定的方式,下达诉讼程序进程表,主要涉及确定当事人请求、取证程序的截止日以及审讯程序的日期。另外可能涉及到其他事项,如诉讼争议重点简单化、取证程序的管控、简易判决的适当性以及将某些事项如在取证程序中当事人间的争议委托行政法官处理的可能性等。

  马克曼听证是专利诉讼中一项独特的程序,主要是对专利权利要求的解释。尽管它不是必需的,但大多数专利侵权诉讼还是会涉及。马克曼命令起源于Markman v. Westview 一案。1996年4月23日,美国联邦最高法院就该案做出终审判决,判决中明确规定专利权利要求的解释,其中重要一项即为:对权利要求中词汇的解释是法律问题,由法院管辖,而不是事实问题,不归陪审团管辖。此后,专门用于解释专利权利要求的司法程序——马克曼听证逐渐在美国各联邦法院盛行。

  虽然马克曼听证没有明确的时间规定,但通常是在证据开示之前举行。只要双方当事人或法院对专利的权利要求保护范围的解读不一致时,均可以申请或由法院依职权举行马克曼听证,法院对于是否举行、以及何时举行马克曼听证程序有裁量权。

  马克曼听证程序可以采用口头审理或者书面审理的方式进行。初审法院按照以下重要性顺序考虑正当索赔解释的证据:

  在审理的基础上,法官可以发布解释争议专利权利要求的命令。在诉讼程序较早阶段解决专利权利要求解释纠纷,往往为涉及侵权或有效性问题的和解或简易动议提供基础。目前马克曼听证程序通常采用口头审理的形式进行,在该程序中可以进行证人证言或是进行审理辩论,但该方面的内容不是必须的。举行马克曼听证会的时间可以在取证程序之前进行、在取证程序快结束时进行、在简易判决时一起进行、在审理程序开始前进行或在审理程序中进行。不过一般举行的时间多选在取证程序快结束时进行,如此选择的好处是一方面避免了过早举行时对发明技术的背景知识了解太少导致失误率增加,另外一方面也避免了过晚举行时双方丧失了庭前和解的时机,以及发生陪审团和法院的裁决可能没用的情形。专利范围的字面含义许可的范围和哪些证据可以在正式审判过程中被使用, 由法官根据诉讼双方的答辩情况决定。

  其一,查看该术语的共同含义。如果该术语有一个共同的、普通的含义,那么通常应该给出该定义。然而,如果一本字典中有多个定义,或者不同的字典中有不同的定义,那么一般意义可能就不能很容易地确定。

  其二,查看此专利的说明书对该术语的定义。如果没有共同的、普通的含义,或者如果规范中所示的术语定义与共同的、普通的含义不同,那么规范中所列的定义将受到限制。

  其三,查看该专利的申请历史。申请历史记录了在试图获得专利的过程中向专利局所做的陈述。这也包括为获准申请而对其专利做出的修改。如果在申请过程中做出陈述或者对主张进行了修改,进而影响了权利要求的定义,那么法院在确定权利要求时也会考虑到这一点。

  其四,在有限的情况下采信专家证词。在 Vitronics v. Conceptronics219一案中,专利权人试图利用专家的证词从本质上改变权利要求术语的含义,使其有别于说明书中所示的明确定义。法院撤销了与 Markman v. Westview Instruments, Inc.一案的判决,即权利要求中术语含义的确定是法院的责任,并且,经以上因素分析,权利要求项的含义明确的,法院不得利用鉴定证据确定权利要求项的含义。换言之,只有当权利要求项具有本领域技术人员已知的特定含义时,才能使用专家。在这种类型的案件中,如果术语对一般外行人而言没有正常的含义,并且它的含义在专利说明书中也没有明确定义,那么申请历史的作用也不大,法院可以依靠专家来定义权利要求术语。但是在任何情况下,专利权人都不能利用专家为自己的利益改变术语的明确含义。

  证据是构筑案件事实的核心。其必须与待证事实具有相关性,除非法律法规另有规定。

  法官在采信证据时会对各方面因素进行考量,如果相关证据的证明价值远远小于其可能带来的危险,法院可以排除相关证据。这些危险包括:不公平的偏见、混淆争点、误导陪审团、不当拖延、浪费时间或不必要地重复举证。

  此外,关涉他人品格的证据通常被认为关联性较弱,根据类别不同具有各自的采信标准:

  其一 品格证据。即有关一个人的品格或品格特质的证据,通常不能用作该人在某一特定场合将为某事的证明。但是,某人的习惯或某一组织的常规做法则可以被作为证据承认。

  其二 其他不当行为。即任何其他(与本案无关的)罪行、错误或行为的证据,通常同样不得用来证明某人的品格以表明该人在本案中是按照该品格行事。但是,此类证据可能被用于其他目的,如证明动机、机会、意图、准备、计划、知识、身份、没有错误或意外。

  整体而言,实物类证据包括书面文件、录音、照片和其他具有有形载体的证据。与中国法相同,美国同样要求证据原则上应当提供原件。但根据《联邦证据规则》,在下列情况下的文书、录音或照片的其他证据可予接纳:

  不持有原件的一方曾以起诉状或其他方式告知原件持有者,该原件将在审判中成为证明的对象,但其后该持有者在审理中未提出该原件;

  通常情况下,证据的采信由法院决定。但在陪审团审判中,陪审团将根据《联邦证据规则》第 104 条 b 款决定如下事项:

  此外,倘若证据过多以致不便在法庭上详尽展示,举证者可以采用摘要、图表或估算等方式对这些证据进行证明,但需要在合理的时间和地点提供,并允许各方检查或复制。法院也可以命令举证者在法庭上出示这些材料。

  与中国不同,美国对言词证据格外看重,《联邦证据规则》中即以大量篇幅详述了与证人证言有关的规则。在专利侵权审判中,双方当事人主要通过现场证词和书面证据向法官或陪审团提出证据。通常情况下,双方当事人必须在审判前和审判后提交书面意见书;在陪审团审判中,审前意见书还包括陪PG电子 PG平台审团指示。现场证词通常是从证人处获得的,每一方都可以提供文件或实物作为证据,而证人的证词是最常见的形式(此处的证人包括事实证人和专家证人)。证人作证时必须宣誓或肯定其将如实作证,有些法庭要求直接证词以宣誓书的形式提交。不会说英语的证人可以通过认证口译员作证,外语文件或证人陈述必须附有经认证的翻译件。

  现场证人证词对专利审判至关重要。通常的流程是,证人将首先被提供证人的一方询问,称之为“直接询问” ;随后,证人将被另一方当事人就该证人所提供的证词进行询问,称之为“ 交叉询问” 。提供证人的一方可以用附加的问题“重新引导” 证人的证词。在对品格证人进行交叉询问时,法庭可允许对该人行为的有关具体事例进行调查。在整个审查过程中,当事人可以对根据《联邦证据规则》征求的问题和证据提出异议。经由该程序获得的证词将成为本案的证据,除非该证词被法官予以排除。任何一方(包括提供证人的一方)都可以攻击证人证言的可信度。

  专利诉讼具有很强的技术性。因此,在预审阶段,各方往往会聘请专家对涉案技术、专利有效性或损害赔偿的计算问题作证并提供意见。专家必须具有相应领域的专业性以保证其证言的专业度与可信度,这份专业性需要向法官证明。法官或陪审团可以接受或拒绝专家的证词和意见,或给予其适当权重作为最终判决案件结果的考量因素。在某些场合,初审法官可以指定一位专家为法庭提供建议。

  在刑民交叉的案件中,如果刑事诉讼程序已经结束,且证据已经公开,则该证据可用于民事案件的审判。此外,在刑事诉讼中获得的证据在民事诉讼中的可采性会受到刑事诉讼的证据开示规则和证据规则的制约。

  在民事诉讼中,前案获得的证据能够在其他案件中使用。当然,此时同样受证据规则的制约,如传闻证据(Hearsay) 即不被采信。

  在专利诉讼中,当事人利用审前证据开示( Pre-Trial Discovery)程序收集信息,为审判做准备。美国法允许非常广泛的证据开示,且双方在诉讼中应当提供与案件有关的任何证据。例如,专利权人在商业上成功的证据与显而易见性有关,因而可以开示。在满足相应条件的场合,此类“商业上的成功” 可以通过向许诺销售者、被控侵权的销售者或第三方销售者获取证据来证明。一些法院甚至认为国外销售的证据也包括在内。被告侵权人在诉讼中用以使专利无效的现有技术毫无疑问是相关的且可开示的。虽然 35 U.S.C.A.§282225要求信息必须在审判前至少 30 天披露,但该法规并不排除先前开示现有技术的可能性。虽然《联邦民事诉讼规则》实施前,原告通常需要在起诉前一定程度上证明他们的案件;但在该法案实施后直至今天,具有强烈怀疑的原告可以提起诉讼,即使此时他们并没有确凿的证据。《联邦民事诉讼规则》 并未将证据开示局限于可采证据本身,而是将之扩展到“经合理计算可得的可采证据” 的事项。此外,该规则明确地将那些不能因合理计算而可采的证据排除在证据开示范围之外。此类证据的判断往往取决于具体的争议事项。例如,对于专利申请的证据开示在涉及特定技术的问题时可能是适当的,但在涉及诉讼中的专利无效或发明优先权时可能是不适当的。

  在证据开示阶段,原告可以要求被告提供用以立案的证据。联邦法规还提供了一些可用于从其他方面获取信息的手段,包括质询( Interrogatory)、证人证言(Deposition)和自认请求书(Requests for Admissions)等。一方还可以要求其他方给予他们查阅文件、不动产或其他东西的权利,以供审查或测试

  一般而言,当事人有权获得与诉讼中的主张或抗辩有关的任何信息,或有理由相信可导致发现可采证据的任何信息。但应当注意的是,属于某些特权范围的文件或信息不受开示的影响,如律师-当事人特权或律师工作成果的豁免权。联邦最高法院在 Sperry 案中将之扩大到了专利申请过程中发明人与其专利律师之间的信息交流。但是, “为诉讼准备的材料” 并不完全受到保护,这通常意味着由非律师为诉讼准备的工作将被披露。

  此外,在某些情况下, 法院必须限制联邦诉讼规则或地方规则允许的证据开示频率或范围:

  申请方不合理地累积或重复的,或者可以从更方便、负担更少或成本更低的其他来源获得;

  如果当事人选择聘请专家在审判时提供证词,该专家必须在审判前提交一份书面报告,其中应完整陈述在审判时提出的各种意见及其理由。此后,专家还必须接受对方当事人的审查。

  如果当事人选择聘请专家在审判时提供证词,该专家必须在审判前提交一份书面报告,其中应完整陈述在审判时提出的各种意见及其理由。此后,专家还必须接受对方当事人的审查。

  根据1970年《关于从国外调取民事或商事证据的公约》 (Convention on theTaking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters) ,证据开示也可以从美国以外的个人或实体处取得。请求书应当载明请求执行的机关和被请求执行的机关、诉讼当事人及其代理人的姓名地址、请求诉讼的性质及有关资料、需要的证据或需履行的其他司法行为四项。一般来说,要求签字国居民提供证据的当事人必须要求案件所在的法院向有关当局发出一份请求函,说明所要求的证据。这一途径既复杂又耗时,而且美国宽松的证据开示规则可能并不适用,如在中国法项下,证人口证即存在许多限制。

  应当注意的是,证据开示制度在美国法中格外重要,其中许多环节耗时长、开销大、事关诉讼成败,专利诉讼中应当非常重视。如下将就其中部分制度进行进一步阐释。

  在时间上,一般而言,一方必须在当事人会议230后 14 天内进行首次披露,除非规定或法院命令规定了不同的时间,或者一方在会议期间反对首次披露在本诉讼中不合适,并在拟议的发现计划中陈述了反对意见。在对该异议作出裁决时,法院必须决定披露的内容和时间。对于后来加入诉讼的各方当事人而言,在会议后首次送达或以其他方式加入的一方必须在送达或加入后 30 天内进行首次披露,除非规定或法院命令另行规定时间。一方必须根据其当时合理获得的信息进行初始披露。一方未对案件进行充分调查,或对另一方披露的充分性提出质疑,或因另一方未披露,不得免除其披露义务。

  质询是指一方当事人向另一方提出的一系列问题以获取证据的方式。被质询人必须在宣誓后按照拟定的案件时间表答复,在未提出异议的场合,每个问题均需以书面形式单独回答,并最后签字。异议必须及时并说明具体的理由,否则将视为放弃异议。通常情况下,被质询人必须在收到材料后 30 天内回复并送达自己的异议。由于律师可能会帮助他们的客户回答质询,质询的回答往往比回答取证的问题更加精细。质询中问题的数量通常在 25 个以内,除非法院另有规定或命令。被质询人不能仅因询问与事实或对事实适用法律有关的意见或争论而提出异议,但法院可以命令在指定的证据发现完成之前,或在审前会议或其他时间之前对该问题不予回复。

  证人口证是指证人在法庭外宣誓的证词,《联邦证据规则》,其分为口头证词 ( Depositions by Oral Examination ) 和 书 面 证 词 ( Depositions by Written Questions)两种。该程序由各当事方发起和监督,作证人、所有相关方的律师以及有资格主持宣誓的人参与具体活动。虽然电子录音越来越普遍,但有时证词是由法院速记员记录的,并可申请全程录像以作为后续证据。在作证时,各方都可以询问证人。律师可能不会指导他们的客户的证词,而且律师反对取证问题的能力通常是有限的。

  与前文“言词证据” 中提及的一致,传闻证据(Hearsay)通常是不被接受的。但传闻规则也存在如下例外:

  自认请求书是指民事诉讼中的一方当事人在宣誓后要求另一方承认陈述(或文件) 真实性的一种手段。如果对方承认,则该陈述即被确认为真并用于当前的审判。当事人也可以使用这种发现装置要求其他当事人核实文件的真实性。该程序通常位于证据开示的最后阶段,以解决未决争点并简化审判,但具体规则因管辖区而异。

  在效力上,自认请求书确定的内容原则上不允许撤回或修改。但在法院认为此类变动有利于查明案件的是非曲直,且不会对请求方有所偏袒而对另一方有所不利时,法院将发出动议准许请求书的撤回或修改。此外,根据此规则做出的承认不得用于其他任何目的,亦不能用于在其他任何诉讼中对抗该承认者。

  指一方以书面形式要求另一方提供与诉讼事项有关的信息、提供相应物品或进入制定区域用以查明案件事实的一种证据开示方式。收到请求的一方必须在送达后或当事人会议召开后 30 天内作出书面答复。答复对于每一个项目或类别进行说明,如欲反对,则应给出具体的事项和理由。对要求的一部分提出异议时,必须明确说明要求的部分,并允许对其余部分进行检查。该规则对与案件有关的案外人同样适用。

  又称初步禁令,是一方当事人在起诉后向法院申请的,旨在临时禁止另一方当事人从事某种活动的法院令。申请初步禁令的专利权人必须确定其有可能成功,即:

  此类动议要求以书面方式进行,被告可以提出反对的动议。此时可能会允许进行有限的证据开示,并在之后一段时间内举行有关该问题的听证会。该听证会的形式和时长属于法官自由裁量权的范畴,在个案之间具有很大差异。最后,法院在决定是否批准初步禁制令的请求时必须考虑以下事项:

  初步禁令的效力将持续至最终判决。如果禁令被撤销,申请人必须为侵权人的损失提供担保,这也是基于防止申请人滥用权利的考量。对初步禁令的批准或否决可立即向联邦巡回上诉法院提出上诉。单方救济可以通过临时限制令的形式获得,该限制令以 10 天为限,如果有正当理由可延长至 20 天。专利权人必须在此期间内提出初步禁令的动议。与初步禁令一样,专利权人必须证明造成了不可弥补的损害,并必须缴纳保证金。

  通常而言,法院不太可能给予非执业实体永久禁令。但是,倘若申请人与被申请人之间存在直接的市场竞争关系,且涉案专利技术是其核心业务,则法院倾向于批准此类禁令。

  在效力方面,永久禁令的效力不仅止于双方当事人,可能对第三方也具有约束力。潜在受禁令拘束的主体包括:

  美国法院通常不愿认为供应商和客户与侵权人“积极协调或参与” 。一般来说,超出侵权范围将不适用永久禁令。

  诉讼开始后,如果原告或被告认为依照所适用的法律并没有会影响到诉讼结果的事实上的争议存在,即对重要事实不存在实际争点时,可以提出简易判决(又称即决判决)的动议。如果该案没有遗留问题,则法院可以同意简易判决。简易判决能够把形式问题和实质问题区分开来,加速对诉讼实质问题的确定。在该程序中,法庭只有权确定是否有争议需要审理,而不是解决这一争议。只要有争议存在,法官就会拒绝原告或被告提出的简易判决的请求。

  由于简易判决后即等同于联邦地方法院终局判决的效力,而且简易判决以没有真正可提交陪审团解决的事实问题为前提,因而错误的许可动议很可能剥夺当事人就真正的事实问题获得全面/完全审判的权利,特别是享有陪审团审批权利,所以对这种许可审查的标准很严。(注: 联邦地方法院的判决称为终局判决-final judgement)

  陪审团制度是美国独特的一项制度,而陪审团成员的选择则为影响判决结果提供了机会。在选择陪审团时,双方当事人通常通过听取陪审团成员的意见来识别和排除危险的陪审员,而陪审团的成员们此时也会对原被告双方形成第一印象,这份印象将持续到后续的审判环节中。大体上讲,选择陪审团有四个主要目标:

  这四个目标都很重要,一个有效的评审工作必须完成这四个目标中的每一个。陪审团的选择必须提供足够的未来陪审员的信息,以允PG电子 PG平台许明智地使用强制性挑战。它还必须将案件和当事人介绍给未来的陪审员。当律师在了解陪审员时,陪审员也在了解律师和案件。陪审员们开始对每一方的案情以及律师的信誉和能力形成印象。

  挑选陪审员的规则和做法因地区不同而大相径庭;即使在同一司法管辖区或法院内,不同法官的做法也有很大差异。在一些法院,陪审团的选择需要数周时间,由律师进行,每次一名陪审员,法官不在场;而在另一些法院,陪审团的选择是由法官在一个小时内完成的,且没有律师的预审(voir dire)。

  虽然听上去代表了“民意” ,但在专业性极强的专利诉讼中,陪审团的参与未必是好事。陪审团成员最初由随机抽签产生,来历千差万别,许多人或许根本不能看出专利缘何侵权。此时“朴素的正义感” 或将起到反作用,将法律确定性下的审判推向不确定直觉下的演说。更具煽动性、讲出更动人故事的一方可能更有几率打动并说服陪审团。因此,倘若案件已经进入了陪审团选择阶段,更应当谨慎挑选陪审团,排除其中可能带有偏见的成员。

  当事人可以选择陪审团审理、也可以选择不要陪审团审理、或相互同意仅就某些争议由陪审团审理,其他的争议由法官审理。一般情况下,陪审团负责决定案件的事实问题,包括专利书面描述的充分性、新颖性、显而易见性、是否侵权以 及 损 害 赔 偿 。法 院 则 负 责 审 判 法 律 问 题 , 包 括 权 利 要 求 解 释 ( Claim Construction)和不公平行为(Inequitable Conduct)。

  陪审团审理,是指案件的侵权产品或方法与界定了保护范围的权利要求相比 是否有侵权部分的事实问题,由陪审团而非法官来判决。 当选择陪审团审理时, 原告必须在诉状中或被告需在收到诉状十日内,以书面方式向法院申请由陪审团 审理,否则即认为当事人放弃了申请权。 法官审理,是指没有陪审团参与而仅由 法官审理或当事人已放弃由陪审团审理的情况,这时法官既要裁决案件事实又要 适用法律。 审判程序的时间一般在三到五天。 审理过程中环节上主要包括当事人 的案件陈述、证人询问和法庭辩论。 在审判程序的前阶段会集中在侵权责任是否 成立,主要包括:( 1 )双方当事人应提供获取的证据资料,( 2 )各自聘请专家 提出专家意见,以及接受双方律师的询问。然后一旦法院认定专利侵权判断成立后,再继续审理损害范围以及专利权人所能获得的救济方式,这时主要包括: ( 1 )侵权产品的生产和销售等财会资料,( 2 )各自聘请的损害赔偿估算专家提出的意见。

  与中国法不同,美国专利诉讼并无严格的审限制度,地方法院专利诉讼的持续时间将因地而异。地方法院必须在诉讼的早期提交一份日程安排命令以确定诉讼进程,通常要求双方提供意见。只要法院批准,双方可以就双方都同意的时间表达成协议。通常情况下诉讼会持续两年以上,但某些地区也试图通过建立一些“快速程序” 来将之缩短到一年以内,如弗吉尼亚州东区法院。如果向美国国际贸易委员会(US International Trade Commission)起诉,审理周期一般在 12 至 15个月左右。此外,如果多国诉讼并行,美国法院通常不会在等待外国诉讼结果之前搁置诉讼。

  一方不得单方面推迟专利侵权诉讼,诉讼中止只能在有限的情况下进行,例如一些法院认为的会使继续案件变得毫无意义、浪费或不合逻辑的情形。如果一方单方面且不恰当地试图拖延诉讼的进展,另一方可以向法院提出强制披露或证据开示的动议。法院可批准并对被申请人实施制裁及/或要求其向申请人提出动议所引致的合理开支,其中包括律师费(在美国,律师费通常由原被告自行承担)。制裁的适用、形式和严厉程度由法院酌情决定,范围包括金钱制裁、被视为承认或驳回诉讼请求或抗辩等。

  对判决有异议的一方可向在法院作出判决后向法院提出审后动议(Post-Trial Motion)或提起上诉(Appeal)。陪审团的裁决可以被作为法律问题的判决动议 (JMOL)所挑战,这些动议要求法官考虑证据记录是否足以支持陪审团的裁决。如果被告在判决前就损害赔偿提出了 JMOL 动议,那么该动议可以在判决后重新提出。JMOL 的动议通常与新的审判动议结合在一起,可显著降低损害赔偿责任。

  由于技术和法律问题的复杂性,许多法官和司法管辖区采取了专利诉讼的特别程序规则,而这些规则往往是进一步为个别案件的特殊情况量身定制的。

  联邦巡回上诉法院( CAFC)对专利上诉拥有专属管辖权,包括来自地区法院、美国专利局和美国国际贸易委员会裁决的上诉。一般来说,上诉只能从“最终” 判决中进行,而“最终” 判决往往只有在所有问题,包括侵权、有效性、可执行性和损害赔偿都已由地区法院确定的情况下才会发生。但是,在某些情况下,可以根据非终局判决提出“中间” 上诉,例如,在批准或拒绝初步禁令时。下级法院在某些情况下也可以“证明” 一个问题可以立即上诉, CAFC 有权拒绝或接受这样的上诉。CAFC 的决定通常是最后的决定,但近年来美国最高法院受理专利案件的比例也有所上升,部分专利案件最终能够上诉至最高法院。

  对专利侵权的救济通常不会在上诉前搁置,但如果请求救济的一方提供担保,救济通常会被批准。上诉到 CAFC 通常在一年内作出决定。

  专利诉讼的费用由诸多因素决定,包括涉案专利的数量、技术的复杂程度、受诉法院等。在涉及金额超过2500万美元的大型专利诉讼中,地区法院判决的费用平均可达600万美元或更多,而上诉程序的费用则可达10万至30万美元。初步禁止令诉讼程序可达30万至100万美元。

  在专利侵权诉讼中,胜诉方可以获得某些费用的赔偿。然而,正如前文所提及的那样,律师费通常不被视为“费用” 。除非存在特殊情况,否则将由各方当事人自己承担。例如,倘若法院认为被告的侵权行为是故意的,则可判决其支付原告方的律师费。

  专利侵权规定在美国专利法第 271 条,其中包含两类侵权,专利的直接侵权与间接侵权,直接侵权规定于第 271 条的 a 款与 g 款,间接侵权规定于第 271 条的 b、 c、 d、 f 款,主要包括两种类别,帮助侵权与共同侵权。

  ( a)除本篇另有规定外,任何人未经授权在美国境内制造、使用、许诺销售或销售任何专利发明,或在其专利期限内将任何专利发明进口到美国,均构成专利侵权。

  ( g)任何人未经授权向美国进口或在美国境内销售、许诺销售或使用美国有效专利的专利方法生产的产品,均应作为侵权人承担责任。……以专利方法生产的产品在以下情况不会被视为本条下的生产——

  美国专利的直接侵权中,生产、使用、销售、许诺销售、进口都是侵犯商标权的行为,只要这些行为发生在美国境内。方法专利的直接侵权中含有两个例外情况,第一种即是产品已经发生了实质变化,第二种是该方法专利生产的组成部分是不重要的,这样两种排他性的规定是考虑到在全球化的大背景下,很多生产制造商可能仅仅只负责非常小的一个步骤,此时一些方法专利便会极大地阻碍大工业环境下的生产活动,故例外地列举了这两类情形。在专利的直接侵权中,侵权是一种事实,不需要行为人主观明知或者存在故意,即使行为人完全没有意识到侵权行为的发生,也是侵犯专利权的行为。

  一般来说,直接侵权的构成有两个步骤,第一步是确定专利保护的范围,需要通过“claim construction” 来确定专利中词语的含义,第二步是对专利的每一个技术特征进行比对,涉案侵权设备必须具有专利的全部技术特征或者等同技术特征。实质上与中国专利侵权诉讼具有极高的相似性。

  等同原则是全世界专利系统都具有的法律原则,即使一方的涉案产品没有使用专利权利要求的全部技术特征,但如果这些技术特征等同于专利的技术特征时,法院仍可以依照等同原则确定专利侵权的存在。一般来说,对于权利要求中的每个技术特征,替代技术特征是否在侵权时以基本相同的方式执行基本相同的功能以获得基本相同的结果,为了实质上等同,替代特征不能实质上改变要求保护的发明的功能实现方式。对于两种特征是否等同,还需要结合专利的上下文、现有技术以及案件的具体情况来确定,本领域的技术人员是否会知道这两种技术特征具有可替代性等因素。

  原告 Linde 公司起诉被告侵犯其拥有的一项电焊工艺专利, 233专利的焊接工艺使用了一种由碱土金属硅酸盐(通常为钙和镁的硅酸盐)和氟化钙制成的焊接混合物,而被控侵权产品使用了元素猛替代了镁。最高法院在判决中提出了等同原则,如果另一方可以通过对材料进行一些明显的替换使用与获得专利的方法完全相同的方法来逃避侵权,这将剥夺专利权人对专利的专有控制权,违背鼓励发明者公开专利来获取排他性使用权利的专利法目的。最高法院还提出了两种可能的判断标准来确定等同性。在第一个判断标准下,如果满足以下条件,则视为等同:( 1)两个特征能实现基本相同的功能;( 2)通过大致相同的方式;并( 3)可以获得基本相同的结果。在第二个判断标准下,如果涉案产品或方法的特征与专利的权利要求之间只有“非实质性变化” ,则特征被认为是等效的。在上面两种判断标准中,判断的视角都是本领域的技术人员是否会认为专利中未包含的特征与专利特征的可替代性。最高法院认定镁替代锰对任何在该领域工作的人来说都是显而易见的,而且是一个非实质性的变化,最高法院据此维持了专利侵权的判决。但本案中的反对意见认为专利权人应当对专利申请的范围负责,法院不应当扩大专利申请保护的范围,同时这样一种扩大也牺牲了专利公开的确定性。

  公开奉献原则(Public Dedication Rule):如果在专利说明书中提及了替代方案,但没有将替代的技术特征申请为专利的权利要求,那么这个部分将不能使用等同原则进行保护。

  申请历史禁止反言( Prosecution History Estoppel):当专利申请的过程中,如果缩小了权利要求书的范围,那么缩小的范围就不在等同原则保护的范围内,除非专利申请人可以证明这种等同的技术是之后出现的,修改的内容与该技术特征无关,或者其他证据表明缩小权利要求书的范围与该技术特征无关。

  在先技术规则( Prior Art Rule):不允许使用等同原则涵盖在先技术,在这种情况下,专利也有可能因为在先技术的存在被无效。

  方法加功能权利要求(Means Plus Function Claim):一般而言,权利要求中必须写明实现功能的结构,但在有些情况下只需要写明实现功能的方法即可,譬如一个电路可以实现特定的功能,权利人无需将电路板本身申请为专利保护,而仅需将电路逻辑申请为专利进行保护。

  方法加功能权利要求(Means Plus Function Claim):一般而言,权利要求中必须写明实现功能的结构,但在有些情况下只需要写明实现功能的方法即可,譬如一个电路可以实现特定的功能,权利人无需将电路板本身申请为专利保护,而仅需将电路逻辑申请为专利进行保护。

  与中国法不同,美国专利法专门规定了专利的间接侵权,并且和专利的直接侵权规定在同一个条文中,即专利法第 271 条(b)(c)款。

  ( c)任何人在美国境内销售、许诺销售或进口专利保护的机械、产品、组合、组合物的部分,或用于实施专利方法的材料或设备,如果上述部分构成本发明的重要部分,当事人明知这些部分用于制造或可用于侵犯专利权,而不是主要用于实质性非侵权用途的,应作为共同侵权人承担责任。

  第 271 条第(b)项也被称为积极促进侵权(active inducement),第 271 条第(c)项被称为共同侵权( contributory infringement)。构成专利的间接侵权需要满足两个条件:(1)有直接侵权的第三人;(2)行为人具有侵权的故意。

  对于第 271 条第( b)项积极促进侵权,最重要的问题就是如何定义积极(actively),美国联邦最高法院 2011 年确定了这个问题 235。在 1980 年代后期,法国家用电器制造商 SEB发明了一种新型炸锅,并于 1991年获得第4995312号美国专利,由于美国市场上没有类似的商品,这款炸锅在商业上获得了极大的成功。1997 年, Sunbeam 制造公司要求一家香港电器制造商设计一款符合某些标准的炸锅,并以 Sunbeam 的商标来销售。为了达到约定的标准,香港公司在香港购买了一台 SEB 炸锅,该炸锅没有美国专利声明,香港公司还聘请了一位律师研究是否可以在美国使用该炸锅设计,但没有告知炸锅的设计是从 SEB 复制的。律师未能发现 SEB的专利,并于 1997年 8月出具意见书,称香港公司的产品没有侵犯任何美国专利权。同年,香港公司将该产品出售给 Sunbeam 在美国进行销售。由于Sunbeam 的炸锅制造成本低于 SEB 的炸锅, Sunbeam 炸锅的销售价格更低并占有了 SEB 的市场份额, SEB 在注意到该产品存在后于第二年起诉了 Sunbeam 专利侵权, Sunbeam 将收到传票的情况通知给了香港公司。香港公司在了解到情况后,继续将炸锅销售给另外两家美国公司并在美国进行销售,随后, SEB 基于两个法律依据起诉了香港公司,首先,香港公司直接侵犯了其专利权,其次,香港公司诱使三家美国公司侵犯专利权。联邦最高法院认为,专利法第 271(b)条下的诱导侵权要求行为人知道其行为构成专利的侵权,单纯的对专利存在的已知风险漠视不构成第 271(b)条要求的知道,但在本案中,香港公司在知道侵权发生后仍然生产的行为足以证明其应当知道侵权行为的存在,香港公司的行为构成故意视而不见(willful blindness)。

  并且,联邦最高法院在 2015 年的另一判决中确认了被告真诚相信专利权无效不能作为抗辩,仍然可能构成专利间接侵权,如果当事人相信专利是无效的,应当积极的使用无效的手段,或者向法院提起确认之诉。法院在审判中始终应当推定专利权是有效的,不能因为当事人相信专利权无效就推翻这种推定。

  被告生产了一种可以用于冠状动脉血管成形术的导管237,原告对被告提起侵权诉讼称该导管可以特别的用于外科手术,该种用途属于原告拥有的专利范围,因此被告是专利的共同侵权人并诱导了专利侵权,被告辩称该种导管可以用于非侵权方法,并没有故意帮助他人实施直接侵犯专利权的行为。法院认为,被告出售的导管是原告发明的重要组成部分,被告也知道导管可以用于实施专利方法,并且本案也没有证据证明产品主要用于非侵权用途,据此,法院认为导管的生产商构成了共同侵权。由于本案中还涉及了两个使用侵权产品的医生,国会于 1996年修改了专利法,免除了医生在执行医疗过程中专利侵权的责任。

  专利侵权诉讼的抗辩大体上可以分为四类:( 1)专利无效抗辩,常见的情况有专利已经过期,专利权本身不应当授予;(2)不侵权抗辩;(3)授权抗辩,除去正常得到权利人的授权以外,权利耗尽(首次销售原则)、默示授权、雇员发明实施权( shop right)、修理都属于授权抗辩;( 4)实验用途抗辩,该抗辩来源于普通法,被规定在专利法第 271(e)条。

  权利耗尽(首次销售原则)没有成文法依据,是来源于案例法的原则,专利权在首次销售后,由于专利权人已经得到了完全的补偿,理应不能控制其后的行为,如果这个销售行为没有附加其他限制。美国联邦最高法院在 2013 年的一项判决中涉及了这个问题。本案中,孟山都将大豆种子出售给农民,但禁止农民使用这些种子超过一个季度或者保存任何从这些作物中产生的种子用于重新种植。农民们将他们的大豆作物卖给了当地的粮仓,本案被告从那里购买了这些种子并进行了二次种植,孟山都据此提起了诉讼认为被告未经许可重新种植大豆侵犯了他们的专利权,被告则辩称孟山都的专利权已经在第一次销售时耗尽。最高法院认为,被告的行为侵犯了原告孟山都的专利权,专利权耗尽原则不允许使用人在未经专利权利人许可的情况下通过种植和收获保存作物种子来复制获得专利的种子, 被告使用专利种子产出的新的种子构成未经授权的对专利权保护的产品的制造。该案的重要意义在于其对于转基因作物的自我复制技术政策具有极大的影响,但影响的范围也有限,并没有对复制技术的适用性建立广泛的法律先例。

  2017 年,联邦最高法院又对权利耗尽原则做出了另一项判决。本案涉及一家打印机企业,该企业购买使用过的墨盒,重新填充墨盒并更换墨盒上的微芯片以规避打印次数管理,随后将这些墨盒进行转售。墨盒的专利权人认为这种行为侵犯了其多项专利权。法院认为在这种情况下,专利权人的权利已经耗尽,其可以通过合同对使用进行限制但不能通过专利法进行限制。该案的判决将影响高科技消费品和处方药市场,在中国当下的司法环境下,该类问题往往会认为是反不正当竞争行为。

  实验用途抗辩是一个来源于普通法的原则,该原则允许未经许可地使用专利权用于进行研究,但这种研究不能用于行为人追求个人的商业利益,即不能用于任何商业用途。美国专利法第 271 条 e(1)款明确为美国食品药品管理局相关的实验提供了避风港制度。

  在先使用权抗辩指,行为人有明确且令人信服的证据( clear and convincing evidence)证明,在专利有效申请日或首次公开日前一年曾使用该专利技术。但不能用于对于该专利转让机构,或者同一机构的抗辩。

  专利滥用抗辩( patent misuse)指,专利权人超出专利法赋予的权限限制贸易,该抗辩是基于反不正当竞争行为的抗辩,如果专利权人行使专利权不合理地限制了市场竞争,在限制市场竞争的这段时间中,专利权人将不能从侵权行为中获得赔偿。

  禁止反言原则也是一项衡平法上的原则,多见于合同法领域。在专利申请的过程中,当申请历史没有显示出一个修改的理由,那么就应当认为该修改影响了可专利性,修改前的内容不应作为可保护的范畴。联邦最高法院在这个问题上也做出了自己的判决, 240原告是一家染料制造商,其申请染料净化工艺的过程中将溶液的 pH 值得范围限定为了 6.0-9.0,该修改是因为公司拥有一项在先的 pH 值高于 9.0 的专利工艺技术,但其无法解释为什么修正中添加了 pH 小于 6.0 的限制。本案中被告开发了一项 pH 为 5.0 的类似技术,原告基于等同原则起诉被告侵犯其专利权。联邦最高法院认为,如果专利权人能够证明修改的原因不是为了限制专利的范围,那么原告就能够利用等同原则保护其修改的部分,本案中,原告未能提交修改的原因,据此最高法院发回重审查明该事实。

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