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中企获胜美最高法院拒绝受理“方法专利申请前一年已秘密销售致专利无效”案

标签: 专利的基本含义 2025-05-03 

  “通过秘密使用一项后来获得专利的方法制造的最终产品的销售,是否会使 ‘所主张的发明’(即该方法本身)处于销售状态,进而使该方法的专利无效,即便所主张的方法并未因该销售行为而被公开披露,且无法通PG电子游戏 PG电子官网过研究最终产品发现该方法?

  (Celanese)试图挽救其关键专利因申请前一年就秘密销售而导致被认定为专利无效的努力,彻底泡汤。

  试图通过ITC 337调查的手段遏制中国企业发展的战斗中,获得了最终胜利。

  以及2011年修改后的专利法对相关条款的解读问题,也成为美国知识产权学界热议的焦点问题。

  中国企业在美获得胜诉:申请专利前一年多已使用秘密工艺的,被认定专利无效

  从2008年开始,塞拉尼斯共对不同竞争对手发起了三次337调查,每次都有中国企业成为被告。例如,2008年,起诉

  (Jiangsu Sopo Group)。2016年,起诉三家中国企业,

  (Suzhou Hope Technology Co.Ltd.)、安徽

  (Vitasweet Co. Ltd.),指控三家公司侵犯其US9,024,016专利。

  与此同时,与金河实业还在中国发生了诉讼纠纷。2019年10月15日,塞拉尼斯发布公告,指控金河实业侵犯了其一件中国专利

  2021年5月6日,被中国专利局宣告全PG电子游戏 PG电子官网部无效,理由是不具备专利法规定的创造性。

  2017年4月,金禾实业、北京维多等国内企业向欧洲专利局发起对这件专利的无效请求。

  值得注意的是,欧洲专利局在撤销该专利时,给出的不具备创造性理由,其中一份关键

  就是来自于中国的一篇学术文章,作者段湘生发表于1996年。这份证据同样出现在涉案中国专利无效之中,位列

  也就是说,美国塞拉尼斯这件自认为核心技术的专利,其实在其申请专利之前,就有中国的科研人员披露了其技术方案的核心内容,证明了中国的创新更早。

  然而,随着最高法院拒绝调审本案,也就意味着最高法院认为既有法律和判例就能够解决这一问题,

  并未因销售而对外公开,因此根据2011年美国修改后的专利法(Post-AIA)对相关部分的修订为

  塞拉尼斯认为联邦巡回上诉法院之所以作出这样的有缺陷的做法是受到美国最高法院在

  Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms. USA, Inc

  确实处于销售状态这一点并无争议。而本案则是涉及到AIA法律文本解释上的争议。

  塞拉尼斯认为最高法院应当调审本案,以纠正联邦巡回上诉法院在此案中的错误判决非常重要,原因主要有两点:

  首先,对“on-sale bar”的正确解释对知识产权所有者至关重要。如果最高法院不进行审查,联邦巡回上诉法院的规则将约束未来所有关于专利性的判定,产生深远影响。这将对方法发明人不利,并可能使依据AIA授予的现有方法专利受到质疑,而这些专利对制造业、生物技术和制药等行业至关重要。

  其次,由于联邦巡回上诉法院拒绝考虑其规则的逻辑影响,其判决与AIA法规体系的其他部分产生冲突,在诸如第三方销售最终产品和现有技术宽限期等方面造成了很大的不确定性。发明人现在需要明确的法律指引,以便知道如何保护他们的方法发明,如果他们不能依据法规文本的字面意思来行事,就无法预测法律将如何适用。

  可以看出,本案的焦点实际上是对于方法专利是否可以触发销售阻止(on-sale bar)而认定专利无效的规则挑战。

  法院必须假定立法机构在法规中表达的就是其意图,并且法规中的表述就是其真实含义

  如果国会有意涵盖如此宽泛的范围,它本可以使用 “商业使用” 或 “获利” 等表述,但它选择了 “处于销售状态” (on sale)这一术语。

  塞拉尼斯认为,AIA设立了一个宽限期,以便发明人在申请前一年内进行的 “披露” “不应构成现有技术”。这实际上是在保护发明人的权利。

  前一天销售了通过秘密使用方法制造的产品,也将被排除在为该方法申请专利的资格之外

  塞拉尼斯认为国会没有任何逻辑上的理由制定这样一个不匹配的方案。正如AIA的提案人之一,参议员

  所说:“国会为什么会设立一个宽限期,允许在印刷出版物中向全世界披露、在全球销售和使用长达一年的发明从公共领域中撤回并获得专利,却不允许发明人就一项按定义尚未向公众公开的发明申请专利呢?”

  联邦巡回上诉法院的规则会使第三方销售最终产品的情况变得不确定,并可能使先用权抗辩变得多余

  为了将 “所主张的发明” 解读为并非其字面意思(即通过秘密使用方法发明制造的产品),必须进而将 “处于销售状态” 解读为并非其字面意思,即

  其次,塞拉尼斯认为《美国法典》第35编第273 (a) 条,如果潜在侵权人 “出于善意,在美国商业上使用相关主题…… 并在专利申请一年内与…… 对这种商业使用的有用最终结果进行实际的公平销售或其他公平的商业转让”,则可以对方法专利侵权进行抗辩。

  但目前根据下级法院的判决,如果无论销售方是谁,“有用最终结果” 的销售都会使方法专利无效。

  塞拉尼斯搬出了美国AIA的改革试图与世界专利法接轨,其中包括先发明制改为先申请制,但是现有上诉法院的决定可能会导致一些专利在其他国家可以获得保护,但是在美国却不行的情况,从而违反AIA立法目的。

  并不将通过秘密使用发明方法制造的产品的销售视为对该方法专利申请的阻碍。

  此外,还从成本角度进行争辩,认为AIA与全球一致的改革试图降低专利申请和诉讼成本,但是如果将

  如果将第三方的秘密使用也包括在内,成本还会更高。这与AIA立法目的也是相反的。

  塞拉尼斯还提出了其他理由来佐证最高法院应该审理此案,其中包括对既往其他案例中多是在产品销售,而非工艺,才会PG电子官方网站 PG电子网址触发销售阻却上。

  案探究的是所主张的发明 “处于销售状态” 的含义,而本案探究的是 “所主张的发明” 处于销售状态的含义。

  案判定,当发明成为商业销售要约的标的时,即使发明的细节未公开披露,该发明也处于 “销售状态”。但这并未涉及当 “所主张的发明” 从未成为商业销售要约的标的,且仅有通过秘密使用该发明制造的最终产品被销售时,该 “所主张的发明” 是否处于销售状态的问题。

  可以看出,本案所争议的内容主要是美国专利法立法文本与法院如何解释的问题。看似是“咬文嚼字”,实际上这正体现了一个制度运行中所必不可少的探究精神。尤其是基于立法背后,到底是如何保护美国创新者的制度设计,在本案中也能看到。

  值得注意的是,本案历经美国国际贸易委员会ITC,美国联邦巡回上诉法院,美国最高法院的多级审理,期间也有一些组织提出法庭之友,认为这是一场美国企业对中国企业的维权,提出应当保护美国知识产权的建议。

  但是从目前三个机构来看,还是维持了专利制度本身的运行逻辑,排除了外部因素干扰,回归到技术和法律的本质,否则只要有一个机构认同了应该以“美国利益为优先”的思想,中国企业就难以在这场斗争中获得最后的胜利。

  这对于我们进一步完善我国的专利制度,营造公平、公正的竞争环境,同样有很好的启示。

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