作为针对专利局此次启动《专利审查指南》修改的第三篇讨论,本文将聚焦专利无效程序有关“
专利无效程序中的“一事不再理”原则,其概念源自民事诉讼等司法程序中的“一事不再理”,主要目的是避免重复诉讼而导致的司法或行政程序被浪费,防止滥诉,以及对相关当事方的诉累。对此细节本文不做赘述。
专利无效行政程序中的“一事不再理”原则与民事诉讼中的“一事不再理”原则还有区别
主要是民事案件中,对构成要件要求更为严格,需要同样的理由和当事主体。但是专利无效程序本质上是平衡专利权人的私权与社会公众利益的公权之间的平衡,防止不当授权的专利占用社会公共利益,因此在当事主体上,
无效请求人可以是任意一方,这就导致即使主体不同,只要证据和理由相同,在专利无效程序上同样可以适用“一事不再理”原则
。根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国行政诉讼法的解释》第一百零六条的规定,就本案而言,后诉与前诉的当事人不相同,某公司不是第36921号决定的当事人,因此不符合一事不再理的构成要件。”
此外,很多业内的专业人士在看到这一条的修改时,会自动联想到这会进一步遏制
专利权人以稻草人的方式“自提无效”,消耗掉优势证据后以巩固权利更为稳定的“制度漏洞”
。因为现实中,这种情况时有发生,无效请求人对此可以说没有任何办法,缺少救济手段。不过,此次修改后,是否真的有利于无效请求人,还有待观察。
因为从目前已经公开的最高人民法院涉及与专利无效程序有关的“一事不再理”判决书来看,这种权利人自我消耗证据的情况还不多见。
相关的公开判决书,其中大部分都是民事诉讼案件。最终获得的有意义的专利无效行政程序上对“一事不再理”问题争议的只有
不过从这些案件中,也足以看到目前在司法实践上是如何裁定“一事不再理”在专利无效程序中的标准。
。也就是说,从操作层面上,既往已经按照——“如果是证据简单的调整或变换”,在审查或审判中还是要看实质是否相同的。
当然,我们也不能忽视的是,其实还有更多的案例,实际上只是简单的变换了证据,就能规避掉“一事不再理”原则。
双方在这起案件中,就曾对苹果提出的“一事不再理”原则是否适用进行过激烈的争执,最高人民法院对此裁决支持了国家知识产权局的结论(也就是支持权利人),裁判意见的核心就是认定
无效宣告程序中的一事不再理原则通常是指,对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权,以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的,不予受理和审理。
其中同样的理由应当不仅局限于字面表达相同,如果无效宣告请求人在后续的无效宣告程序中提出的理由实质上否定在先的无效宣告审查决定的相关认定,亦应当认定为同样的理由。
本案中,根据某电子产品商贸(北京)有限公司的上诉状以及庭审陈述可知,某电子产品商贸(北京)有限公司本轮无效宣告程序中是以“查询分析处理步骤”和“信息检索处理步骤”必然存在先后关系为由主张权利要求书限定的“并行处理”不清楚。对此本院认为,根据第41928号决定可知,国家知识产权局已经根据某电子产品商贸(北京)有限公司在上一轮无效宣告程序中的主张对权利要求1中“并行处理”“串并行处理”“串行处理”技术方案是否清楚进行了审查和认定。这意味着本领域技术人员能够清楚的理解权利要求1中限定的“并行处理”“串并行处理”“串行处理”的含义、具体实施方式以及相应的流程。故某电子产品商贸(北京)有限公司在本轮无效程序中的理由实质上是否定了第41928号决定对权利要求1中“并行处理”的相关认定。国家知识产权局和一审法院根据一审不再理原则对该无效理由不予审理,并无不当。
因此,从本案以及无数与苹果有关的其他案件来看,法院在非裁决苹果侵权而支付赔偿或禁令的
,无论是PG电子 PG平台中小权利人还是独立发明人,还都能赢得“过程胜利”。但是唯独在最终的关键环节——认定侵权(赔偿或禁令)上,基本上在中国永远见不到苹果败诉。
无效请求人深圳维盟公司对深圳敦骏的专利发起前后两次无效,但是两次涉及相关术语是否清楚的理由针对的是不同的技术特征,最高人民法院二审认为,虽然表述存在差异,但是两者实质相同,适用“一事不再理”原则。
虽然维盟公司在本次无效宣告请求中所主张的“本专利说明书对于‘高层软件’和‘底层硬件’这两个术语没有作出清楚的说明”的无效理由,并未在第4W104536号无效宣告请求中予以单独主张,但实际上,
,上述无效理由已包含在维盟公司在第4W104536号无效宣告请求中所主张的“本专利说明书未给出‘高层软件’实现‘虚拟Web服务器’模块的具体手段,也没有公开‘底层硬件’如何向‘虚拟Web服务器’提交报文等”无效理由之中。因此,维盟公司在本次无效宣告请求中所提出的关于本专利不符合专利法第二十六条第三款和第四款的无效理由与其在此前的无效宣告请求中所提出的无效理由
虽然在具体表述上存在差异,但两者实质上相同,属于“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权,以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求”的情形
,故被诉决定以及原审判决对此适用一事不再理原则正确,维盟公司此项上诉理由不能成立,本院不予支持。”
实际上,其他一些案例中,既有被认定为实质相同,也有因为是存在部分差异而认为不符合“一事不再理”原则的。
“某1公司上诉主张第50886号决定已经认定了附件1并未公开特征1限定的壳体的具体结构,国家知识产权局在本次无效程序中就附件1是否公开了特征1再次进行实质审查,违反了一事不再理原则。对此本院认为,附件1系一美国专利文献,第50886号决定载明了某2公司在该次无效宣告程序中提交的是附件1部分段落的中文译文,
。而在本次无效宣告程序中,虽然某2公司亦提交了附件1,但是还补充提交了附件1关于使用部分的中文译文,特别是包含了抽吸条装置12具体结构的相关内容,
,相当于被诉决定所使用的附件1相较于第50886号决定所使用的附件1存在新内容,
。因此,一审判决认定本案不宜认定为请求人再次以相同的无效理由提出无效宣告请求的情形,国家知识产权局对本案之无效请求进行实质审查并无不当,具有事实和法律依据,本院予以维持。关于某1公司上诉还主张附件6也PG电子 PG平台存在重复使用的问题,经审查,虽然附件6在两次无效宣告程序中是相同的,但因为被诉决定采用的附件1内容有变化,相应的区别技术特征也发生变化,即判断附件6是否给出技术启示的基础事实与前次无效宣告程序中不同,因此使用附件6重新进行评价
2. 撤销复审决定后,再次以相同证据(补充证据)作出无效,是否适用“一事不再理”?
二审判决违反“一事不再理”原则,应当予以纠正。《专利审查指南》规定:“
因主要证据不足或者法律适用错误导致审查决定被撤销的,不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定
”。在第一次复审决定被北京市第一中级人民法院判决撤销后,原国家知识产权局专利复审委员会未补充任何新证据,而是基于相同的对比文件,仍然以第8.3号“液晶显示装置及其制造方法”的发明专利申请不具备创造性为由,作出第86035号复审请求审查决定书(简称被诉决定),即第二次复审决定,违反了《专利审查指南》的上述规定。二审判决支持该第二次复审决定,违反了“一事不再理”原则。
“《专利审查指南》规定,不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定。本案所涉原生效判决是基于专利复审委员会
专利复审委员会在补充公知常识证据或者通过说理予以证明或者澄清相关事实的基础上重新做出被诉决定,并不违反“一事不再理”原则
。二审判决支持被诉决定,亦未违反“一事不再理”原则。麦克公司该项申请再审理由不能成立,本院不予支持。”
天津某公司上诉认为,本专利权利要求1所述定位微调装置应系停机阶段而非运行阶段的定位微调装置,被诉决定对使用公开证据的认定有违“一事不再理”原则,且公证设备的定位块已被更换过,故不能再被视为使用公开证据。
“根据本案查明事实,在先决定在评述其证据9、10(即本案证据2-10、2-11)时指出“能够看到……但无法确定定位单元如何实现定位”,即认为该等证据不能完整反映公证设备的结构。鉴于该情形,浙江某公司在本案中补充提交本案证据2-9,被诉决定据此结合本案其他证据进行评述,是依法查明事实的合法行政行为,并未违反“一事不再理”原则。”
4. 在先作出实用新型或外观专利评价报告,在后无效中基于相同理由是否构成“一事不再理”?
“在无效宣告程序中,所谓“一事不再理”原则是指,对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权,以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的,不予受理和审查。
因外观设计专利权评价报告并非专利无效宣告请求审查决定,故亦不属于上述“一事不再理”原则所涉事项。
《专利审查指南》第五部分第十章第1节已经明确指除了专利权评价报告的性质,李
因此,我们预计未来有关这一问题的认定,很有可能在专利局无效审理阶段就能解决大部分,因此而提出行政诉讼的情况有望大大降低。